Sistema de Madrid | Procedimiento

Papel que desempeña México en la presentación o tramitación de la Solicitud Internacional en virtud del Protocolo de Madrid

En el proceso de un registro internacional intervienen tres actores principales:

1. La Oficina de Origen (de la solicitud o registro de base);
2. La Oficina Internacional, y
3. Las Oficinas Nacionales designadas en la solicitud.

En razón de lo anterior, es que México, así como cada una de las partes contratantes del Protocolo de Madrid, puede desempeñar dos papeles:

• Como Oficina  de Origen (OO) y 
• Como Oficina Designada (OD).

Además de éstas siempre estará presente la OMPI como Oficina Internacional. En el siguiente esquema se muestra el procedimiento de la solicitud internacional de forma general:

 

El procedimiento de tramitación de la solicitud de marca internacional se lleva en cabo tres etapas principales:

• La presentación y revisión de datos para la certificación de la solicitud internacional ante la Oficina de Origen,
• El estudio de formalidades, publicación y remisión a las Oficinas Designadas por la Oficina internacional, y
• La recepción y análisis de fondo (concesión o negativa de registro) por parte de cada Oficina Designada. (4)

El IMPI como Oficina de Origen

Etapa 1

La Oficina de Origen es aquélla en la que se inicia el trámite mediante la presentación de la solicitud de marca internacional y donde con anterioridad se solicitó o registró la marca de base. En el caso de México es el IMPI, a través de la Dirección Divisional de Marcas (DDM).
 

Importante: La OMPI no recibe directamente las solicitudes internacionales; éstas siempre deben ser presentadas a través del IMPI, de lo contrario la solicitud será devuelta por la Oficina Internacional, sin realizar el estudio correspondiente.

La solicitud internacional se deberá presentar en el IMPI a través del  área de recepción de la DDM, en las oficinas regionales del IMPI o en las delegaciones de la Secretaría de Economía.

¿Qué requisitos debo cumplir para la presentación de la solicitud internacional ante el IMPI?

El procedimiento inicia presentando lo siguiente:

• Formulario MM2, en idioma español y completado en su totalidad a máquina.

Los datos básicos que deben figurar en la solicitud internacional son:

• Nombre y dirección del solicitante;
• Fecha de presentación y número de la solicitud o del registro de marca base en el IMPI;
• Reproducción de la marca y cualquier indicación relativa al signo que constituye la marca;
• Productos y servicios para los que se pide la protección, con sus correspondientes clases;
• Países u organizaciones intergubernamentales que se designan para extender la protección de la marca, y
• El cálculo de tasas.
• La solicitud deberá ser firmada por el interesado o su representante. La falta de firma producirá el desechamiento de plano de dicha solicitud.

Aunado a lo anterior, el solicitante deberá presentar el comprobante de pago de las tarifas nacionales:

• Por concepto del artículo 36b)1 por el estudio de certificación de la solicitud internacional, cuando México sea Oficina de Origen, por cada clase y
• Por concepto del artículo 36b)2 por la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros documentos correspondientes a trámites internacionales ante la Oficina Internacional.

Importante: El solicitante de la marca internacional debe asegurarse de lo siguiente:

• Que la marca y el titular de la solicitud internacional sean los mismos que los que figuran en la solicitud o registro de base, previamente presentada o registrada ante el IMPI.
• Que la redacción de los productos o servicios de solicitud internacional coincida con los productos o servicios, pudiendo limitar éstos  respecto a los que contempla la solicitud o registro de base. No se pueden adicionar productos y servicios a los incluidos en la solicitud o registro de base.
• El pago de las tasas internacionales se debe realizar directamente a la Oficina Internacional OMPI, en francos suizos (23). Es recomendable que al momento de presentar la solicitud internacional se haya realizado el cálculo de las tasas internacionales y el método que utilizará para su pago. Para determinar el monto de las tasas puede consultar la herramienta electrónica que la OMPI tiene disponible en su sitio web (21).
• En algunos países o partes contratantes del Protocolo (Oficinas Designadas) se solicita información adicional a la solicitud de registro internacional, por lo que es importante que una vez que se haya decidido en qué países o partes designadas se solicitará el registro internacional, se revise en las Oficinas de Propiedad Intelectual (páginas web, o con los directamente responsables de la atención de este tipo de solicitudes) las peculiaridades en cada Oficina Designada.

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos con Estados Unidos, ya que cuando se designa a este país contratante, adicional al formulario MM2, se debe acompañar la “declaración de intención de uso”, (formulario MM18 especial para EEUU y que siempre se presentará en inglés).

Asimismo, cabe mencionar que el incumplimiento a cualquiera de los puntos señalados con antelación,  genera requisitos, el pago de tarifas nacionales o tasas internacionales (según sea el caso)  y en general tardanza en el proceso del trámite y puede tener como consecuencia el desechamiento o abandono, respecto a la solicitud internacional.

 

Procedimientos de la Solicitud Internacional ante el IMPI

Una vez que el IMPI a través de la DDM recibe la solicitud internacional, el personal encargado para tal efecto certificará que se cumpla con lo siguiente:

1. Que la marca contenida en la solicitud internacional sea igual a la contemplada en la solicitud o registro nacional (solicitud o registro de base) en cuanto a denominación, diseño y colores, si los hubiera;
2. Que el solicitante tenga derecho a presentar una solicitud internacional, en términos del artículo 2 del Protocolo, es decir, que cumpla con cualquiera de los presupuestos para poder presentar una solicitud internacional, ya sea la nacionalidad, el domicilio y/o el establecimiento real y efectivo en el territorio nacional.
3. Que el titular, el domicilio, los números de los registros o solicitudes nacionales en que se basa la solicitud internacional, la fecha de solicitud de éstos últimos, así como la de prioridad, si ésta se reivindicara, sean idénticos a los de la solicitud o registro de base;
4. Que el formato MM2  se presente en español completamente requisitado a máquina (mecanografiado), y
5. Que se anexen los comprobantes de pago de las tarifas nacionales por concepto del artículo 36b)1 por el estudio de certificación de la solicitud internacional, cuando México sea Oficina de Origen, por cada clase y 36b)2 por la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros documentos correspondientes a trámites internacionales ante la Oficina Internacional.

Importante:

1. Recordemos que el requisito principal para presentar una solicitud internacional en el IMPI, además de cumplir con alguno de los presupuestos que le otorguen derecho al solicitante para presentar la solicitud internacional es que previamente se haya presentado una solicitud o se cuente con una marca registrada en el IMPI.
2. De conformidad con el artículo 4 del Convenio de París, en las solicitudes internacionales se puede reivindicar la prioridad, ya sea basándose en la solicitud presentada en la Oficina de Origen o en una solicitud anterior presentada en la Oficina de otro país parte del Convenio de París. En caso de que se presente la solicitud internacional dentro de los seis meses posteriores a la solicitud nacional que le sirve de base, la fecha de prioridad será la asentada en la solicitud presentada en el IMPI y que es base para la solicitud internacional.
3. Una vez realizado el examen de certificación en la Oficina de Origen (IMPI) y que se ha cumplido con los requisitos establecidos en el Protocolo y demás ordenamientos legales aplicables, la solicitud internacional se envía a la Oficina Internacional (OMPI) en los dos meses siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante el IMPI. Si al momento de la presentación, la solicitud internacional satisface los requisitos antes señalados, esa será su fecha de presentación. Una vez enviada la solicitud internacional a la OMPI, el IMPI notificará al solicitante la fecha en que se envió.

Si existieran requisitos derivados de la certificación por parte de la DDM, se deberá atender a lo establecido en el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y demás ordenamientos legales aplicables, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (11) y se tendrá como fecha de presentación, el día en que se cumpla con dichos requisitos, dentro del plazo concedido por el IMPI para dar respuesta.

 

Importante: Cuando la marca de base sea una solicitud de registro, ésta seguirá el procedimiento normal de registro de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la legislación nacional (12).

 

 

En el siguiente diagrama se muestra el procedimiento que seguirá la solicitud internacional, cuando el IMPI actúa como Oficina de Origen:

La Oficina Internacional (OMPI) en el procedimiento del registro internacional

Etapa 2

La Oficina Internacional revisa las solicitudes, a efecto de verificar que cumplan con las normas establecidas en el Protocolo y en su Reglamento de Ejecución Común.

Este examen se limita a cuestiones formales tales como:

• La clasificación y verificación de la lista de productos y/o servicios, para lo cual el usuario debió consultar la Clasificación de Niza vigente;
• La comprobación del pago de las tasas internacionales,
• Es competente para efectuar la clasificación de elementos figurativos de las solicitudes de conformidad con la Clasificación de Viena

A) La solicitud internacional cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo y su Reglamento

Si la solicitud cumple con las cuestiones formales, la OI realiza las siguientes acciones:

 

• Otorga un número internacional a la solicitud,

 

 

• Registra la marca en el Registro Internacional,

• Publica el registro internacional en la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI, y

• Notifica que ha efectuado ese registro a cada una de las partes contratantes designadas

 

B) La solicitud internacional no cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo y su Reglamento
Sí la Oficina Internacional, detecta cualquier tipo de irregularidad (requisitos) en la solicitud remitida por la Oficinas Nacionales (Oficina de Origen), emitirá un “Aviso de Irregularidad” (oficio de requisitos), que remitirá al titular de la marca y a la Oficina de Origen, para que en un plazo de tres meses ésta se subsane:

 

 

• Si se refiere a que los productos/servicios están mal clasificados y de su correcta clasificación se desprende la inclusión en una nueva clase, habrá obligatoriamente que cubrir las tasas correspondientes a ésta.

• Si la Oficina Internacional considera que los productos o servicios no están redactados de acuerdo con el Nomenclator (pero sí incluidos dentro de la clase correspondiente) y el titular contesta ratificándolos, la OMPI los aceptará, pero la publicación se hará con la leyenda de “términos vagos a efecto de la Oficina Internacional”.

 

Cumplidos los requisitos, la OI deberá:

 

 

• Otorgar un número internacional a la solicitud;

• Registrar la marca en el Registro Internacional;

• Publicar el Registro Internacional en la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI, y

• Notificar que ha efectuado ese registro a cada una de las partes contratantes designadas.

Consecuencias del incumplimiento a los avisos de irregularidad (requisitos)

Es importante señalar que la consecuencia por el incumplimiento a cada uno de los avisos de irregularidad según sea el caso, dará lugar a la pérdida de fecha de presentación (fecha legal), otorgando en su lugar la fecha de la subsanación del defecto/irregularidad señalado.

 

Si son subsanados los defectos, se otorgará el número internacional, y se remitirán las solicitudes a cada una de las partes designadas en dicha solicitud. A partir de este momento, comienza la tercera fase de registro de la solicitud internacional; es decir, la tramitación nacional de la solicitud internacional, en la que cada uno de los países designados resolverá aplicando su legislación nacional.

 

Es importante saber que toda cuestión sustancial, como por ejemplo, determinar si la marca reúne las condiciones para obtener la protección o si está en conflicto con una marca anterior, se deja al criterio de cada parte contratante designada. En México se deberá atender al marco normativo interno, es decir a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

 

En el siguiente diagrama se muestran las funciones que realiza la OMPI como OI.

 

 

 

El IMPI como Oficina Designada

Etapa 3.

 

 

 

Una vez que la Oficina Internacional (OMPI) inscribe el registro internacional, da aviso de este acto a cada uno de los países u organizaciones intergubernamentales designadas por el solicitante. Si se eligió a México, el IMPI, a través de la DDM, actúa como Oficina Designada.
 

Recordemos que el Protocolo de Madrid contiene disposiciones cuya finalidad es homogeneizar cuestiones formales sobre la presentación de una marca, no para determinar la viabilidad o no de un registro de marca, ya que esto es potestad de cada parte contratante del Protocolo de Madrid.
 

Es por lo anterior que una vez remitida la solicitud internacional por la OMPI, comienza el procedimiento ante el IMPI a través de la DDM como Oficina Designada. A diferencia de las solicitudes nacionales, no es necesaria ninguna presentación inicial por parte del solicitante en las ventanillas de recepción del IMPI, ya que la Oficina Internacional remite la solicitud, al IMPI por medios electrónicos a la DDM.
 

La solicitud internacional se sujetará a una revisión de formalidades y cuestiones previamente revisadas por la Oficina Internacional, y será turnada al área de la DDM encargada del estudio de fondo, para que realice el análisis de registrabilidad de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.
 

A partir de este momento la solicitud internacional comienza a regirse por cuestiones y legislación de derecho interno, tales como: envío de requisitos, impedimentos o anterioridades (denominados en virtud del protocolo “denegaciones provisionales”) y, en su caso, el otorgamiento del registro o la resolución que niega el registro como marca (denominada en virtud del protocolo “denegaciones definitivas”). Los plazos, tarifas, se rigen de igual forma por la legislación interna.
 

De no existir algún oficio de requisitos /anterioridad /impedimento (denegación provisional), el IMPI podrá otorgar la protección a la marca y notificarlo a la Oficina Internacional en el plazo de 18 meses.

Conforme a lo señalado por la Ley de la Propiedad Industrial, se puede comunicar al solicitante un oficio de requisitos/anterioridad/impedimento legal (denegación provisional), el cual puede estar fundado en alguna de las siguientes disposiciones:
 

Ley de la Propiedad Industrial

 

Artículo 4o.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean  contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

 

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

 

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;

 

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

 

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de  los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

 

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus  características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca.

 

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan  para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos  o la época de producción;

 

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

 

VI.-  La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

 

VII.-  Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas,  símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de  cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

 

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas  conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

 

IX.-  Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos,  reconocidos oficialmente;

 

X.-  Las denominaciones geográficas, propias o comunes,  y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar  confusión o error en cuanto a su procedencia;
 

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos  productos, para amparar éstos, excepto los nombres  de lugares de propiedad particular, cuando sean  especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

 

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados  o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y  colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

 

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres  artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente  lo autorice expresamente;

 

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o  inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza,  componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

 

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier  producto o servicio.

 

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

 

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida;  o 

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente  conocida; o 

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

 

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

 

XV bis.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

 

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa

 

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de  confusión a otra en trámite de registro  presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o  servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial  aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se  pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no  existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.
Artículo 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso.

 

Artículo 115.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.

 

Artículo 116.- En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.
 

Fase Nacional. Denegación Provisional. 

Cuando el IMPI a través de la DDM emite una denegación provisional, el titular del registro internacional debe responder dentro de los dos meses siguientes contados a partir de la fecha de notificación del oficio de requisitos/anterioridad/impedimento legal (denegación provisional), artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Puede prorrogarse por un plazo de 2 meses adicionales pagando las tarifas correspondientes, artículo 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial. El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.

La solicitud se tendrá por abandonada, si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o si no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Es decir, el solicitante tendrá un plazo total de 4 meses contados a partir de la notificación del oficio de requisitos/anterioridad/impedimento legal (denegación provisional), para dar respuesta al mismo. En caso de no hacerlo, el trámite de registro de marca ante el IMPI se considerará abandonado.

En los siguientes sitios se puede encontrar información relativa a la guía del usuario de signos distintivos, procedimientos y legislación interna:

• Marco Jurídico Nacional

• Manuales de Procedimientos

• Marcas

• Marcas 1

• Cómo registrar un signo distintivo

• Acuerdo por el cual se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI

Ejemplo: Cuando se señale a México como Oficina Designada, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

• En el caso de una solicitud internacional de MARCA COLECTIVA o en COPROPIEDAD (cuando se presente por 2 o más solicitantes o titulares), cuya protección se extienda a México, el titular deberá presentar directamente ante el IMPI las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes, al momento en que el IMPI reciba la designación.

En caso contrario, el IMPI emitirá una denegación provisional, al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para exhibir dicho documento. El solicitante podrá hacer uso del plazo adicional al que se refiere el artículo 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

El marco legal aplicable en México no establece los requisitos que deberán contener las reglas de uso, por lo que el IMPI, como práctica administrativa, sugiere a los usuarios que este documento contenga, como mínimo los siguientes datos:

• Nombre de los titulares
• Representación Común
• El autorizado para celebrar licencia, transmisiones o cancelaciones.

 

Comunicaciones a la Oficina Internacional (OMPI)

Todas las comunicaciones entre la Oficina Internacional y la Oficina Designada se rigen en virtud del Protocolo de Madrid y el Reglamento Común, así como del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (11)

 

Una vez concluido el trámite de recepción de solicitudes internacionales que envía la OMPI al IMPI (vía electrónica), en las que México fue designado, las solicitudes internacionales se someten al examen de oficio (examen de fondo) conforme a lo que establece la legislación nacional y dichas solicitudes comienzan a tramitarse de conformidad con el procedimiento nacional.
 

• Concesión de protección del registro de marca internacional.

De no existir algún oficio de requisitos/anterioridad/impedimento (denegación provisional), el IMPI podrá otorgar la protección a la marca y notificarlo a la Oficina Internacional en el plazo de 18 meses. En la concesión de protección, el IMPI emitirá una declaración de concesión de protección, en donde manifestará que derivado del estudio de la solicitud internacional, se confiere la protección de la marca en México, y se enviará a la OMPI.

 La declaración de concesión de protección deberá contener los siguientes datos:

• Oficina que envía la declaración;
• Número del registro internacional
• Nombre del titular;
• Productos o servicios indicados;
• Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración, y
• Fecha.

La Oficina Internacional lo comunicará al titular o a su representante, lo inscribirá en el registro internacional y  lo publicará en la Gaceta de la OMPI de Marcas y actualizará su base de datos ROMARIN. 

 En caso de que exista  requisito/anterioridad o impedimento legal (denegación provisional). 

Toda comunicación consistente en un oficio de requisitos/anterioridad/impedimento legal (denegación provisional) se envía a la OMPI, quien deberá recibirla en el plazo de 18 meses.

El IMPI a través de la DDM, hará del conocimiento de la OMPI la denegación provisional. Esta declaración debe contener las razones por las que la DDM emite dicho documento además de los siguientes datos:
 

• Oficina que realiza la notificación;

• Número del registro internacional;

• Nombre del titular (u otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional);

• Denegación provisional basada en un examen de oficio (examen de fondo);

• Señalar si la denegación provisional es para todos los productos o servicios o sólo respecto a algunos;

• Motivos de la denegación;

• Información relativa a la (s)marca (s) anterior (s) (si fuera el caso);

• Disposiciones legales correspondientes de la legislación aplicable;

• Información relativa al procedimiento ulterior;

• Fecha de la notificación de la denegación provisional, y

• Firma o sello oficial de la Oficina que realiza la notificación.

La Oficina Internacional lo comunicará al titular o a su representante, lo inscribirá en el registro internacional y lo publicará en la Gaceta de la OMPI de Marcas y actualizará su base de datos ROMARIN.
 

Posterior al envío de una denegación provisional y una vez completados todos los procedimientos nacionales, el IMPI deberá enviar a la Oficina Internacional (OMPI) una resolución definitiva respecto a las solicitudes internacionales en las que México haya sido designado. 

Resolución Definitiva a la Solicitud del Registro Internacional Posterior a una Denegación Provisional. 
 

A) Concesión de protección posterior a una denegación provisional 

En caso de que el IMPI, a través de la DDM conceda la protección de la marca después de una denegación provisional, éste le notificará esta situación  a la Oficina Internacional (OMPI) mediante una comunicación, que contendrá lo siguiente:

 

• Oficina que envía la declaración;
• Número del registro internacional;
• Nombre del titular;
• Protección de los productos o servicios;
• No reivindicación o reserva;
• Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración, y
• Fecha.

La Oficina Internacional lo comunicará al titular o a su representante, lo inscribirá en el registro internacional y lo publicará en la Gaceta de la OMPI de Marcas y actualizará su base de datos ROMARIN. 

 B) Denegación definitiva 

En caso que el IMPI, a través de la DDM, niegue la concesión del registro (denominada en virtud del Protocolo “denegación definitiva”), notificará este hecho a la Oficina Internacional (OMPI) mediante una comunicación que contendrá lo siguiente:

 

• Oficina que envía la declaración;
• Número del registro internacional;
• Nombre del titular;
• Denegación de protección respecto de todos los productos o servicios, y

• Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración.

La Oficina Internacional lo comunicará al titular o a su representante, lo inscribirá en el registro internacional y lo publicará en la Gaceta de la OMPI de Marcas y actualizará su base de datos ROMARIN. 

El siguiente diagrama nos muestra el procedimiento que seguirá la solicitud internacional, cuando el IMPI actúa como Oficina Designada.
 

 

Designaciones posteriores, renovaciones, modificaciones y efectos del Registro Internacional

Desiganción Posterior:

 

El titular de un registro internacional puede ampliar el ámbito geográfico de protección de su marca en función de sus necesidades comerciales, los efectos de un registro internacional pueden extenderse a una Parte Contratante no incluida en la solicitud internacional mediante la presentación de una designación posterior.

 

 

Se deberá usar el formulario MM4 (oficial), (http://www.wipo.int/madrid/es/forms/) conforme a los requisitos establecidos en la Regla 24 del Reglamento Común (http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/common_regulations.htm) y  se presenta directamente por el titular o a través de la Oficina de la Parte Contratante del titular.

La fecha para que surta efectos la designación posterior, podrá señalarla el solicitante, de no hacerlo, será cuando se presente de forma directa por el solicitante ante la Oficina Internacional o bien la fecha de presentación a través de una oficina nacional, en este último caso sí la Oficina Internacional la recibe en los dos meses siguientes.

El término de protección de una designación posterior no tiene un período de vigencia independiente al de 10 años, sino que expira en la misma fecha que el registro internacional al que está vinculado.
 

Renovación:

El registro internacional tiene una vigencia 10 años, el cual puede ser renovado por períodos de la misma duración.

La OMPI realiza una notificación a los titulares de la marca sobre la fecha de expiración 6 meses antes de la finalización del periodo de protección de 10 años.

El pago por renovar el registro internacional se debe realizar directamente a la Oficina Internacional y consistirá en una tasa básica más la tasa fijada por cada oficina designada.

El usuario podrá hacer uso de un período de gracia de 6 meses posterior a la fecha de vencimiento del registro internacional, sin embargo deberá realizar un pago además de los antes señalados de + 50% de la tasa básica.

El registro internacional se renueva tal cual está registrado. No se realizan cambios al tramitar una renovación. La renovación puede realizarse únicamente para algunas de las Partes Contratantes designadas (renovación parcial).
 

Cambio en el nombre o en la dirección del titular: 

Se deberá usar el formulario MM9 (obligatorio), se presenta directamente por el titular ante OMPI o a través de la Oficina de la Parte Contratante del titular. Refleja un cambio en el nombre, pero debe referirse a la misma persona (natural o jurídica).

No cambia la dirección para la correspondencia. No debe usarse para: cambios en la titularidad o de persona (natural o jurídica) o correcciones en el registro internacional.
 

Cambio de Titularidad: 

Se deberá usar el formulario MM5 (obligatorio).

 

Quien puede presentarlo:

• El  titular del registro internacional siempre y cuando el nuevo titular esté legitimado para presentar solicitudes internacionales. La legitimidad del nuevo titular se determina respecto de cada Parte Contratante designada.

• Cuando el titular no está legitimado respecto de: algunas Partes Contratantes, se registrará un cambio parcial en todas las Partes Contratantes, el cambio no se registrará, pero los derechos podrán ser preservados.

Cambio de Titularidad Parcial: 

El cambio en la titularidad puede referirse a algunos o a todos los productos y servicios o a algunas o a todas las Partes Contratantes, siempre y cuando la legislación de las partes contratantes donde va a surtir efectos lo establezcan.
 

Limitación, Renuncia, Cancelación 

Se deberán usar los formularios (oficiales): Limitación - MM6, Renuncia - MM7, Cancelación - MM8.

Tramitación: directamente ante la Oficina Internacional o a través de la Oficina de la Parte Contratante del titular.

Licencias: 

El régimen de licencias que se tramitan en el registro internacional a través de OMPI no tienen efecto alguno en México, por tanto, el tramite concerniente a estas se debe realizar de conformidad con el derecho nacional.
 

Cesación de Efectos: 

La cesación de efectos de la marca de base puede deberse a: una retirada, una expiración, una renuncia, una decisión final de rechazo, una revocación, una cancelación o una invalidación, un acto o la ausencia de un acto por parte del titular de la marca de base, o bien un acto de la Oficina de Origen o de un tercero.

Dicha cesación de efectos, da lugar a la cancelación de todos o de algunos de los productos y servicios y afecta a todas las Partes Contratantes designadas.

Lo anterior, siempre que ocurra  antes de la expiración del período de dependencia de 5 años de la solicitud internacional respecto de la marca base o después de la expiración de este período de dependencia, siempre y cuando el procedimiento de cesación de efectos a que se refiere se hubiese iniciado antes de que éste plazo finalizara. 

Transformación: 

Esta figura limita los efectos de la dependencia, de tal manera que el titular de un registro internacional cuyos efectos han cesado, puede optar por ella y solicitar a las Partes Contratantes que haya designado que transformen dicho registro internacional en nacional manteniendo las fechas de presentación y de prioridad, si ésta última fue reivindicada.

 No procede en los casos de cancelación voluntaria de una designación. No puede realizarse para las designaciones sujetas a una denegación final total o a una invalidación. Debe tramitarse en los tres meses siguientes a la fecha en la que cesaron los efectos del registro internacional.

La determinación de las modalidades para que la transformación en una solicitud nacional surta efectos es competencia de cada Parte Contratante.
 

Correcciones: 

Los errores en el Registro Internacional pueden corregirse: de oficio, a petición del titular o a petición de una Oficina.

El plazo para solicitar a la OMPI la corrección de errores atribuibles a las oficinas de origen o designadas,  es de 9 meses contados a partir de  la fecha de publicación en la Gaceta de la OMPI. 

Para solicitar la corrección de errores cometidos por  la Oficina Internacional (OMPI) no hay  límite de tiempo.

 

Cuando se produzca una corrección, se notificará al titular y a las Oficinas afectadas. Tras la notificación, las Oficinas de las Partes Contratantes designadas tienen un plazo para denegar la protección o para declarar que la protección ya no es aplicable. Los efectos de las correcciones dependen de las leyes de cada una de las Partes Contratantes designadas. 

Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas
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