Papel que desempeña México en la presentación o tramitación de la Solicitud Internacional en virtud del Protocolo de Madrid
En el proceso de un registro internacional intervienen tres actores principales:
- La Oficina de Origen (de la solicitud o registro de base);
- La Oficina Internacional, y
- Las Oficinas Nacionales designadas en la solicitud.
- Como Oficina de Origen (OO) y
- Como Oficina Designada (OD).
Además de éstas siempre estará presente la OMPI como Oficina Internacional. En el siguiente esquema se muestra el procedimiento de la solicitud internacional de forma general:
- La presentación y revisión de datos para la certificación de la solicitud internacional ante la Oficina de Origen,
- El estudio de formalidades, publicación y remisión a las Oficinas Designadas por la Oficina internacional, y
- La recepción y análisis de fondo (concesión o negativa de registro) por parte de cada Oficina Designada. (4)
El IMPI como Oficina de Origen
Etapa 1
La Oficina de Origen es aquélla en la que se inicia el trámite mediante la presentación de la solicitud de marca internacional y donde con anterioridad se solicitó o registró la marca de base. En el caso de México es el IMPI, a través de la Dirección Divisional de Marcas (DDM).
La solicitud internacional se deberá presentar en el IMPI a través del área de recepción de la DDM, en las oficinas regionales del IMPI o en las delegaciones de la Secretaría de Economía.
¿Qué requisitos debo cumplir para la presentación de la solicitud internacional ante el IMPI?
El procedimiento inicia presentando lo siguiente:
- Formulario MM2, en idioma español y completado en su totalidad a máquina.
Los datos básicos que deben figurar en la solicitud internacional son:
- Nombre y dirección del solicitante;
- Fecha de presentación y número de la solicitud o del registro de marca base en el IMPI;
- Reproducción de la marca y cualquier indicación relativa al signo que constituye la marca;
- Productos y servicios para los que se pide la protección, con sus correspondientes clases;
- Países u organizaciones intergubernamentales que se designan para extender la protección de la marca, y
- El cálculo de tasas.
- La solicitud deberá ser firmada por el interesado o su representante. La falta de firma producirá el desechamiento de plano de dicha solicitud.
Aunado a lo anterior, el solicitante deberá presentar el comprobante de pago de las tarifas nacionales:
- Por concepto del artículo 36b)1 por el estudio de certificación de la solicitud internacional, cuando México sea Oficina de Origen, por cada clase y
- Por concepto del artículo 36b)2 por la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros documentos correspondientes a trámites internacionales ante la Oficina Internacional.
Importante: El solicitante de la marca internacional debe asegurarse de lo siguiente:
- Que la marca y el titular de la solicitud internacional sean los mismos que los que figuran en la solicitud o registro de base, previamente presentada o registrada ante el IMPI.
- Que la redacción de los productos o servicios de solicitud internacional coincida con los productos o servicios, pudiendo limitar éstos respecto a los que contempla la solicitud o registro de base. No se pueden adicionar productos y servicios a los incluidos en la solicitud o registro de base.
- El pago de las tasas internacionales se debe realizar directamente a la Oficina Internacional OMPI, en francos suizos (23). Es recomendable que al momento de presentar la solicitud internacional se haya realizado el cálculo de las tasas internacionales y el método que utilizará para su pago. Para determinar el monto de las tasas puede consultar la herramienta electrónica que la OMPI tiene disponible en su sitio web (21).
- En algunos países o partes contratantes del Protocolo (Oficinas Designadas) se solicita información adicional a la solicitud de registro internacional, por lo que es importante que una vez que se haya decidido en qué países o partes designadas se solicitará el registro internacional, se revise en las Oficinas de Propiedad Intelectual (páginas web, o con los directamente responsables de la atención de este tipo de solicitudes) las peculiaridades en cada Oficina Designada.
Un ejemplo de lo anterior lo encontramos con Estados Unidos, ya que cuando se designa a este país contratante, adicional al formulario MM2, se debe acompañar la “declaración de intención de uso”, (formulario MM18 especial para EEUU y que siempre se presentará en inglés).
Asimismo, cabe mencionar que el incumplimiento a cualquiera de los puntos señalados con antelación, genera requisitos, el pago de tarifas nacionales o tasas internacionales (según sea el caso) y en general tardanza en el proceso del trámite y puede tener como consecuencia el desechamiento o abandono, respecto a la solicitud internacional.
Procedimientos de la Solicitud Internacional ante el IMPI
Una vez que el IMPI a través de la DDM recibe la solicitud internacional, el personal encargado para tal efecto certificará que se cumpla con lo siguiente:
- Que la marca contenida en la solicitud internacional sea igual a la contemplada en la solicitud o registro nacional (solicitud o registro de base) en cuanto a denominación, diseño y colores, si los hubiera;
- Que el solicitante tenga derecho a presentar una solicitud internacional, en términos del artículo 2 del Protocolo, es decir, que cumpla con cualquiera de los presupuestos para poder presentar una solicitud internacional, ya sea la nacionalidad, el domicilio y/o el establecimiento real y efectivo en el territorio nacional.
- Que el titular, el domicilio, los números de los registros o solicitudes nacionales en que se basa la solicitud internacional, la fecha de solicitud de éstos últimos, así como la de prioridad, si ésta se reivindicara, sean idénticos a los de la solicitud o registro de base;
- Que el formato MM2 se presente en español completamente requisitado a máquina (mecanografiado), y
- Que se anexen los comprobantes de pago de las tarifas nacionales por concepto del artículo 36b)1 por el estudio de certificación de la solicitud internacional, cuando México sea Oficina de Origen, por cada clase y 36b)2 por la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros documentos correspondientes a trámites internacionales ante la Oficina Internacional.
Importante:
- Recordemos que el requisito principal para presentar una solicitud internacional en el IMPI, además de cumplir con alguno de los presupuestos que le otorguen derecho al solicitante para presentar la solicitud internacional es que previamente se haya presentado una solicitud o se cuente con una marca registrada en el IMPI.
- De conformidad con el artículo 4 del Convenio de París, en las solicitudes internacionales se puede reivindicar la prioridad, ya sea basándose en la solicitud presentada en la Oficina de Origen o en una solicitud anterior presentada en la Oficina de otro país parte del Convenio de París. En caso de que se presente la solicitud internacional dentro de los seis meses posteriores a la solicitud nacional que le sirve de base, la fecha de prioridad será la asentada en la solicitud presentada en el IMPI y que es base para la solicitud internacional.
- Una vez realizado el examen de certificación en la Oficina de Origen (IMPI) y que se ha cumplido con los requisitos establecidos en el Protocolo y demás ordenamientos legales aplicables, la solicitud internacional se envía a la Oficina Internacional (OMPI) en los dos meses siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante el IMPI. Si al momento de la presentación, la solicitud internacional satisface los requisitos antes señalados, esa será su fecha de presentación. Una vez enviada la solicitud internacional a la OMPI, el IMPI notificará al solicitante la fecha en que se envió.
Si existieran requisitos derivados de la certificación por parte de la DDM, se deberá atender a lo establecido en el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y demás ordenamientos legales aplicables, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (11) y se tendrá como fecha de presentación, el día en que se cumpla con dichos requisitos, dentro del plazo concedido por el IMPI para dar respuesta.
En el siguiente diagrama se muestra el procedimiento que seguirá la solicitud internacional, cuando el IMPI actúa como Oficina de Origen:
La Oficina Internacional (OMPI) en el procedimiento del registro internacional
Etapa 2
La Oficina Internacional revisa las solicitudes, a efecto de verificar que cumplan con las normas establecidas en el Protocolo y en su Reglamento de Ejecución Común.
Este examen se limita a cuestiones formales tales como:
- La clasificación y verificación de la lista de productos y/o servicios, para lo cual el usuario debió consultar la Clasificación de Niza vigente;
- La comprobación del pago de las tasas internacionales,
- Es competente para efectuar la clasificación de elementos figurativos de las solicitudes de conformidad con la Clasificación de Viena
A) La solicitud internacional cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo y su Reglamento
Si la solicitud cumple con las cuestiones formales, la OI realiza las siguientes acciones:
- Otorga un número internacional a la solicitud,
- Registra la marca en el Registro Internacional,
- Publica el registro internacional en la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI, y
- Notifica que ha efectuado ese registro a cada una de las partes contratantes designadas
B) La solicitud internacional no cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo y su Reglamento
Sí la Oficina Internacional, detecta cualquier tipo de irregularidad (requisitos) en la solicitud remitida por la Oficinas Nacionales (Oficina de Origen), emitirá un “Aviso de Irregularidad” (oficio de requisitos), que remitirá al titular de la marca y a la Oficina de Origen, para que en un plazo de tres meses ésta se subsane:
- Si se refiere a que los productos/servicios están mal clasificados y de su correcta clasificación se desprende la inclusión en una nueva clase, habrá obligatoriamente que cubrir las tasas correspondientes a ésta.
- Si la Oficina Internacional considera que los productos o servicios no están redactados de acuerdo con el Nomenclator (pero sí incluidos dentro de la clase correspondiente) y el titular contesta ratificándolos, la OMPI los aceptará, pero la publicación se hará con la leyenda de “términos vagos a efecto de la Oficina Internacional”.
- Otorgar un número internacional a la solicitud;
- Registrar la marca en el Registro Internacional;
- Publicar el Registro Internacional en la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI, y
- Notificar que ha efectuado ese registro a cada una de las partes contratantes designadas.
Consecuencias del incumplimiento a los avisos de irregularidad (requisitos)
Es importante señalar que la consecuencia por el incumplimiento a cada uno de los avisos de irregularidad según sea el caso, dará lugar a la pérdida de fecha de presentación (fecha legal), otorgando en su lugar la fecha de la subsanación del defecto/irregularidad señalado.
El IMPI como Oficina Designada
Etapa 3.
Conforme a lo señalado por la Ley de la Propiedad Industrial, se puede comunicar al solicitante un oficio de requisitos/anterioridad/impedimento legal (denegación provisional), el cual puede estar fundado en alguna de las siguientes disposiciones:
X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;
XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.
Artículo 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso.
- Marco Jurídico Nacional
- Manuales de Procedimientos
- Marcas
- Marcas 1
- Cómo registrar un signo distintivo
- Acuerdo por el cual se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI
- En el caso de una solicitud internacional de MARCA COLECTIVA o en COPROPIEDAD (cuando se presente por 2 o más solicitantes o titulares), cuya protección se extienda a México, el titular deberá presentar directamente ante el IMPI las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes, al momento en que el IMPI reciba la designación.
- Nombre de los titulares
- Representación Común
- El autorizado para celebrar licencia, transmisiones o cancelaciones.
Comunicaciones a la Oficina Internacional (OMPI)
Todas las comunicaciones entre la Oficina Internacional y la Oficina Designada se rigen en virtud del Protocolo de Madrid y el Reglamento Común, así como del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (11)
- Concesión de protección del registro de marca internacional.
De no existir algún oficio de requisitos/anterioridad/impedimento (denegación provisional), el IMPI podrá otorgar la protección a la marca y notificarlo a la Oficina Internacional en el plazo de 18 meses. En la concesión de protección, el IMPI emitirá una declaración de concesión de protección, en donde manifestará que derivado del estudio de la solicitud internacional, se confiere la protección de la marca en México, y se enviará a la OMPI.
- Oficina que envía la declaración;
- Número del registro internacional
- Nombre del titular;
- Productos o servicios indicados;
- Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración, y
- Fecha.
Toda comunicación consistente en un oficio de requisitos/anterioridad/impedimento legal (denegación provisional) se envía a la OMPI, quien deberá recibirla en el plazo de 18 meses.
- Oficina que realiza la notificación;
- Número del registro internacional;
- Nombre del titular (u otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional);
- Denegación provisional basada en un examen de oficio (examen de fondo);
- Señalar si la denegación provisional es para todos los productos o servicios o sólo respecto a algunos;
- Motivos de la denegación;
- Información relativa a la (s)marca (s) anterior (s) (si fuera el caso);
- Disposiciones legales correspondientes de la legislación aplicable;
- Información relativa al procedimiento ulterior;
- Fecha de la notificación de la denegación provisional, y
- Firma o sello oficial de la Oficina que realiza la notificación.
- Oficina que envía la declaración;
- Número del registro internacional;
- Nombre del titular;
- Protección de los productos o servicios;
- No reivindicación o reserva;
- Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración, y
- Fecha.
- Oficina que envía la declaración;
- Número del registro internacional;
- Nombre del titular;
- Denegación de protección respecto de todos los productos o servicios, y
- Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración.
Designaciones posteriores, renovaciones, modificaciones y efectos del Registro Internacional
Desiganción Posterior:
- El titular del registro internacional siempre y cuando el nuevo titular esté legitimado para presentar solicitudes internacionales. La legitimidad del nuevo titular se determina respecto de cada Parte Contratante designada.
- Cuando el titular no está legitimado respecto de: algunas Partes Contratantes, se registrará un cambio parcial en todas las Partes Contratantes, el cambio no se registrará, pero los derechos podrán ser preservados.
Licencias:
Transformación:
Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas
Tasas
Formularios